Derecho del entretenimiento: La marca en un contexto digital.

Hoy quiero poner en relación Internet y la propiedad industrial. Uno de los pilares del derecho del entretenimiento: la marca en un contexto digital. Todos sabemos la importancia que tiene Internet en todos los aspectos de nuestras vidas. Y quizás todos podamos concluir que uno de esos aspectos que más se ha visto alterado es el del comercio.

Este artículo puede serte de utilidad, ya seas un experimentado del comercio electrónico o aun no hayas dado el salto. En el comercio, incluido el electrónico, uno de los elementos clave para cualquier empresa es su marca. Por lo tanto, eso es exactamente lo primero que nos podemos preguntar:

¿QUÉ ES UNA MARCA?

La marca es, en rasgos generales y para evitar tecnicismos jurídicos, un signo distintivo que distingue los productos y/o servicios de una empresa de los del resto. Esta función de distinción es la que hace a la marca un pilar de cualquier empresa, especialmente en el ámbito digital. Lo que nos ayuda a mantenernos a flote en el océano de información de Internet es, sin duda, nuestra marca. En medio del océano nuestra marca es nuestro flotador y nuestra bengala.

Si hemos entendido la importancia de nuestra marca en el comercio electrónico, la conclusión está clara. Si mi marca es importante, debo protegerla.

¿POR QUÉ DEBEMOS PROTEGER NUESTRA MARCA?

Llegar a la conclusión de que la marca es un elemento vital para nuestra empresa, no es lo mismo que entender la necesidad de protegerla. Una cosa es la construcción de marca, y otra bien distinta es su protección.

Las marcas se encuentran enmarcadas en lo que se conoce como derechos de Propiedad Industrial. La protección de los derechos de Propiedad Industrial opera de manera opuesta a como lo hacen los derechos de Propiedad Intelectual. Mientras que el autor de una obra goza de los derechos de la Propiedad Intelectual desde que crea esa obra, el registro de marca es constitutivo. Es decir, el titular de una marca no goza de los derechos de Propiedad Industrial de su marca hasta que la registra.

Si estás empezando, no proteger tu marca implica que la inversión en su construcción no sea segura. Si ya tienes una marca consolidada, no protegerla conlleva que la inversión realizada pueda malograrse. La inversión puede no ser segura o puede llegar a malograrse porque una marca desprotegida es vulnerable ante cualquier ataque. Estos ataques pueden conllevar una serie de consecuencias negativas, y a continuación menciono dos que son seguramente las más importantes.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE NO PROTEGER NUESTRA MARCA

  1. Si no proteges tu marca, no podrás oponerte a que tus competidores usen marcas idénticas o similares a la tuya. Si no puedes oponerte, tu marca se confundirá con la de tus competidores. Esta confusión podrá llevar a lo que se conoce como dilución de marca. Es decir, tu marca podrá perder distintividad, y las características de los productos y/o servicios de tu competencia podrán confundirse con las tuyas. Vaya, que si la marca de tu competencia es conocida por su poca calidad, y esa marca se confunde con la tuya, la tuya empezará a ser conocida por su poca calidad, aunque esta no sea la realidad.
    Esto se entiende mejor con un ejemplo: «The North Face» (la cara norte) consiguió que un tribunal requiriera a Jimmy Wilkenmann cesar definitivamente en el uso de su marca «The South Butt» (el culo sur) y procediera a cerrar su sitio web.  The South Butt era una marca parodia de The North Face, y si esta última no hubiera protegido su marca, no habría podido impedir que fuera parodiada, y por tanto diluida.
    Sin embargo, a pesar del tremendo impacto que esto puede tener para una marca, hay algunas consecuencias que pueden llegar a ser peores:
  2. Si no proteges tu marca, simple y llanamente, alguien puede registrarla en tu lugar. Podrías perder tu marca, tu identidad corporativa, tu arquitectura, la lealtad ganada o incluso tu posicionamiento. Esto es así debido al carácter constitutivo del registro de marca mencionado antes. Da igual cuantas facturas emitas con tu marca, cuantos dominios tengas o cuantas pruebas puedas presentar de que eres el legítimo titular. Si alguien ha registrado tu marca antes que tú, lo más normal es que no puedas retener la titularidad de tu marca. Y si finalmente consigues retenerla, será sin duda con unos gastos mucho más elevados que la inversión que supone protegerla en un principio.

CONSECUENCIAS POSITIVAS DE PROTEGER NUESTRA MARCA

La protección de la marca no es un mero trámite, forma parte de una actitud corporativa que se traduce en numerosos beneficios para la empresa. Proteger nuestra marca no es un gasto, es una inversión y tener nuestra marca protegida siempre traerá consecuencias positivas, nunca negativas. Algunas de estas consecuencias positivas son las siguientes:

  1. El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.
  2. Desbloquea la posibilidad de conceder una licencia sobre la marca a otras empresas. Esto representa una fuente adicional de ingresos ya que las marcas también pueden ser objeto de acuerdos de licencia o de franquicia.
  3. Desbloquea el acceso a financiación de instituciones financieras. Las instituciones financieras son cada vez más conscientes de que el éxito comercial depende en gran medida de las marcas.
  4.  Aunque no tengas registrado tu dominio, registrar tu marca fortalece la protección de los dominios derivados de la misma. No obstante, la recomendación debería ser registrar marca y dominio de forma simultánea.

Hasta aquí hemos explicado la importancia de construir nuestra marca para diferenciarnos, y la importancia de protegerla. Entonces, la siguiente pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Cómo podemos proteger nuestra marca?

¿CÓMO PROTEGER NUESTRA MARCA?

Intentando dejarlo lo más simple posible, la respuesta está clara: registrar. Proteger tu marca siempre pasa por registrarla. Si no registras tu marca, no puedes protegerla.

El primer paso es siempre registrar.

La respuesta a cuándo registrar nuestra marca también está clara: lo antes posible. A las preguntas de qué registrar, dónde registrar y cómo registrar ya no es tan fácil responder. Pero os dejo unos consejos sin ponernos el traje de abogados (las responderemos más en profundidad en artículos futuros).

  • Qué registrar: Existen tres opciones de registro: denominativo, gráfico y mixto. Pero antes de esto hay que decidir algo más importante si cabe. Aunque estamos hablando de marca, hay que determinar qué es exactamente lo que queremos proteger. Para ello es necesario tener claro determinados conceptos. Hay que distinguir entre marca, logo, nombre comercial, denominación social o dominio. Dependiendo de qué queramos proteger, para registrar adoptaremos una estrategia u otra.
  • Dónde registrar: Cada empresa deberá realizar un estudio de su marca y analizar su territorialidad. Internet es mundial, los registros de marca no. Los derechos de Propiedad Industrial son territoriales, por lo que la protección sólo alcanza al país o países en los que se registra. Esto quiere decir que para proteger nuestros derechos en el extranjero deberemos registrar en aquellos países donde queramos obtener protección. No obstante, también es posible acudir a tratados internacionales que facilitan las solicitudes con efectos a nivel comunitario o internacional.
    Si consideras que tu marca va a operar en un país, puedes registrarla únicamente en ese país. Si tu empresa crece, podrás extender la protección a otros países. Sin embargo, es posible que para cuando vayas a extender la protección a otros países, en esos países ya se haya registrado tu marca. Un claro ejemplo de esto se da en la marca que en España se conoce como REXONA o con el famoso caso de la cerveza CORONA que en España tuvo que denominarse CORONITA.
  • Cómo registrar: El proceso de registro dependerá de qué queremos registrar exactamente y desde qué país. En España, el registro de signos distintivos se obtiene de distintas formas. Existe una vía nacional a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Una vía Comunitaria a través de  la European Union Intellectual Property Office con sede en Alicante, una sola solicitud a todos los efectos para todo el territorio de la Unión Europea. Y una última vía Internacional que también es ante la OEPM y que con una sola solicitud se puede acceder a la protección en más de 100 países.

Ya tengo mi marca registrada, ¿ahora qué?

En la práctica, proteger nuestros derechos de  Propiedad Industrial no nos garantiza que estos derechos no puedan sufrir vulneraciones. Lo que nos garantiza es que podamos combatirlas. La casuística en Internet es enorme y son muchos los tipos de vulneración que existen. Desde el uso ilegítimo de una marca en una web, correo electrónico, o red social hasta el «linking», el «framing», el uso de dominios, de metaetiquetas o de enlaces patrocinados. Saber valorar cuando se produce un «uso ilegítimo» de una marca en Internet es importante. Pero lo que me parece más importante es saber cuáles son las posibles soluciones ante una vulneración de nuestra marca en Internet.

Pues bien, cuando nuestra marca sufre una vulneración, tenemos dos opciones: la vía judicial y la extrajudicial. La elección de una u otra dependerá del tipo de vulneración y del lugar donde se lleve a cabo. Más adelante podremos hacer un artículo sobre esto, porque la cosa se pone técnica. Desde que se produce una vulneración, el traje de abogado empieza a palpitar en el armario como caja de Jumanji. Y es que, aunque muchos conflictos se resuelven fuera de los tribunales, el papel del abogado desde que se produce una vulneración es importantísimo.

La vía judicial es segura porque da una respuesta clara y nos permite solicitar la adopción de medidas cautelares, pero es cara y lenta. La vía extrajudicial es incierta, tanto en resultado como en tiempo. Las vías extrajudiciales clásicas son la mediación y el arbitraje, aunque en Internet hay otras posibles soluciones. Por ejemplo, en el caso de conflictos sobre nombres de dominio, existen soluciones como el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la vulneración se produzca en las redes sociales. Si esto es así, habrá que acudir a los términos y condiciones de uso de cada red social. Cada red social tiene un procedimiento de reclamación en el que, obviamente, lo primero que debemos hacer es acreditar la titularidad de nuestra marca registrada.

La conclusión: hay que registrar.

En la práctica, son muchas las marcas desprotegidas y quizás muchas no tienen problemas o los que tienen no son de envergadura. Pero si de verdad creemos en nuestra idea y en nuestra marca, no podemos abandonarla a la suerte. Si inviertes para adquirir un vehículo de empresa, lo registras para acreditar la propiedad. La marca no es menos que cualquier otro activo de la empresa. Si nuestra Propiedad Industrial no está registrada, está desprotegida, y si está desprotegida cualquier pequeño ataque puede ser un gran problema.

 

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